השאלה אם שימוש בסימן מסחר על ידי צד א' מפר את סימנו המסחרי הרשום של צד ב', נשאלת לעיתים קרובות. במאמר זה, יפורט כיצד ניתן לקבוע אם שימוש בסימן מסחר מפר סימן מסחר רשום. סימן מסחר "רשום" הינו סימן מסחר שנרשם בפנקס סימני המסחר בהתאם לפקודת סימני המסחר [נוסח חדש]-1972 (להלן: "הפקודה").
רוצים לשאול שאלה? היכנסו עכשיו לפורום סימני מסחר ומותגים
על פי הפקודה, שימוש מפר כנגד סימן מסחר רשום, הינו "שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך בסימן מסחר רשום או בסימן הדומה לו, לעניין טובין שלגביהם נרשם הסימן או טובין מאותו הגדר" (סעיף 1 לפקודה).
כלומר, ישנם שני תנאים מצטברים לקביעת הפרה:
1. השימוש נעשה על טובין מאותו הגדר.
2. נעשה שימוש בסימן זהה או דומה לסימן הרשום.
טובין מאותו הגדר
סימן מסחר רשום אינו מקנה לבעל הרישום זכות לשימוש בלעדי על כל קשת הסחורות והשירותים הקיימים בעולם המסחר. הפקודה מקנה לבעל הסימן הרשום זכות לשימוש בלעדי על אותם הטובין ו/או השירותים (טובין ושירותים יחדיו יכונו להלן: "טובין") המפורטים בתעודת הרישום וכן על טובין בעלי אופי דומה. כך לדוגמא, סימן מסחר שנרשם בהקשר של "לבוש והנעלה", לא ימנע שימוש באותו הסימן על "דברי מאכל". ישנם מקרים יוצאים מהכלל בהם סימן מסחר "מוכר היטב", כגון "Nike" ו-"קוקה קולה" ימנעו מאחרים שימוש באותם הסימנים על טובין בעלי אופי שונה.
לגופו של עניין, כאשר מועלת טענה בדבר הפרת סימן מסחר רשום, יש לבדוק על אילו טובין נרשם הסימן. כלומר, האם השימוש בסימנו של היריב מתבצע על טובין מאותו הגדר.
טובין שונים משתייכים לאותו הגדר כאשר יש להם מן המשותף ושיווקם תחת סימני מסחר זהים/דומים עשוי לגרום להטעיית ציבור הצרכנים. כבוד נשיאת בית המשפט העליון, דורית ביניש, קבעה כי: "השאלה שצריכה להישאל היא האם אנו מצויים באותה "משפחה מסחרית" במסגרתה מתקיים החשש לפיו יסיק הצרכן על קשר או חסות מטעם בעל הסימן הרשום על העושים בו שימוש" (ע"א 3559/02, מועדון מנויי טוטו זהב בע"מ נ' המועצה להסדר הימורים בספורט, פסקה 13). ה"משפחה המסחרית" מוגדרת בהתאם לנסיבות העניין, מבנה השוק והשחקנים הפועלים בו.
ישנם סכסוכים משפטיים בהם הקביעה בנושא ההגדר יחסית פשוטה. כך לדוגמא, נקבע שוודקה והנעלה אינם שייכים לאותו הגדר. כמו כן, נקבע כי מוצרי חשמל ואלקטרוניקה הכוללים מקררים, מכונות כביסה וכו' נמנים עם אותו הגדר של כלי מטבח הכוללים מטחנות בשר ומסחטות מיץ. אך ישנם מקרים "גבוליים" בהם הקביעה בהקשר להגדר אינה פשוטה והשופטים נאלצים להתחשב במכלול עובדות הסכסוך.
שימוש בסימן זהה או דומה לסימן הרשום
כאשר גורם משתמש בסימן זהה לסימן מסחר רשום, בהנחה שהשימוש נעשה על טובין מאותו הגדר, אין כל ספק שהשימוש מפר ומנוגד לפקודה. אך, רוב הסכסוכים בהקשר לסימני מסחר נסובים בין סימני מסחר רשומים לבין סימנים לא רשומים הדומים להם. על בתי המשפט לקבוע אם הסימנים דומים עד כדי הטעייה.
מבחני הדמיון המטעה שגובשו בפסיקה זכו לכינוי "המבחן המשולש". מבחן זה מחולק לשלושה חלקים:
א. מבחן המראה והצליל.
ב. מבחן סוג הלקוחות, סוג הסחורות וצינורות השיווק.
ג. מבחן יתר נסיבות העניין והשכל הישר.
מבחן המראה והצליל
זהו לב ליבו של המבחן המשולש. אם הדמיון או חוסר הדמיון בין הסימנים ברור על פי מבחן המראה וצליל, בית המשפט יכול להכריע בדבר ההפרה ללא כל התייחסות למבחן סוג הלקוחות/טובין ומבחן יתר נסיבות העניין.
כאשר שופט בוחן אם שני סימנים דומים עד כדי הטעייה, הוא בוחן את מראה/חזות הסימנים בשלמותם אחד מול השני, ללא פירוקם לגורמים. כמו כן, "זכרונו הבלתי מושלם של הצרכן" נלקח בחשבון. על פי הלכת בתי המשפט, הצרכן הממוצע אינו בוחן שני סימנים אחד מול השני בניסיון למצוא את ההבדלים ואת המשותף בין הסימנים. בדרך כלל, הרושם הראשוני של הסימנים על הצרכן, קובע לעניין הדמיון המטעה.
לאחר בחינת המראה, השופט יבחן את דמיון הצליל בין הסימנים. במבחן זה, יש להגות את שני הסימנים ולהשוות ביניהם מבחינה פונטית. לעיתים, למבחן הצליל חשיבות מכרעת. כך לדוגמא, ישנם טובין, כגון תרופות מרשם, שהצרכנים דורשים מהרוקח בעת הרכישה (להבדיל ממוצרי מדף נגישים).
מבחן חוג הלקוחות, סוג הסחורות וצינורות השיווק
חוג הלקוחות
במבחן זה בוחנים את קהל הצרכנים הצורכים את הסימנים נשוא הסכסוך. כאשר חוג הלקוחות זהה, הסיכוי להטעיה גובר. מאידך, כאשר הסימנים מופנים אל צרכנים שונים, הסיכוי להטעיה קטן. כך לדוגמא, כאשר סימן אחד מופנה אל קמעונאים ואילו הסימן השני מופנה אל סיטונאים, הסיכוי להטעיה קטן.
סוג הסחורות
במבחן זה נבחנים הסחורות (טובין) תחת הסימן החדש והסחורות תחת הסימן הרשום. ככל שהסחורות דומות יותר, הסיכוי להטעיה גובר. כאשר בתי המשפט עורכים מבחן זה, עליהם לבדוק את מהות ואופי הסחורות. כך לדוגמא, נפסק על ידי בתי המשפט שסכנת ההטעיה בהקשר לסחורות יקרות ערך קטנה ביחס לסחורות זולות. כאשר צרכן בוחן רכב במאות אלפי שקלים, הסיכוי שירכוש מוצר אחר מזה שהתכוון לרכוש מזערי.
צינורות שיווק
לצינורות השיווק השפעה על סיכויי ההטעיה. כך לדוגמא, כאשר הסחורות תחת הסימן החדש נמכרות בצורה מקוונת, דרך האינטרנט, ואילו הסחורות תחת הסימן הרשום נמכרות בחנויות בלבד, מובן שהסיכוי להטעיה קטן. כמו כן, ישנן סחורות הנמכרות בחנויות יוקרה, להבדיל מסחורות הנמכרות בחנויות עממיות. העובדות הנ"ל ומכלול העובדות הרלוונטיות יילקחו בחשבון בעת בחינת צינורות השיווק.
מבחן יתר נסיבות העניין והשכל הישר
מבחן זה כולל רשימה בלתי סגורה של פרמטרים ועובדות שבעזרתם בית המשפט בודק את הסיכוי להטעיה בין הסימנים. כך לדוגמא, נבחנת משמעות (meaning) הסימנים, היחסים בין הצדדים לסכסוך, התנהגות הצדדים, סימנים אחרים הרשומים על שם הצדדים או על שם צדדים שאינם מעורבים בסכסוך, החלטות מטריבונלים אחרים בעולם אם הסכסוך בין בעלי הסימנים נדון מחוץ לישראל ועוד.
סיכום
כאשר נבחנת השאלה אם שימוש בסימן מסחר על ידי צד א' מפר את סימנו המסחרי הרשום של צד ב', בית המשפט יבדוק אם מדובר בטובין השייכים לאותו הגדר. אם מדובר באותו ההגדר, על בית המשפט לקבוע אם הסימנים דומים עד כדי הטעיה. קביעת ההטעיה תיעשה בעזרת ה"מבחן המשולש" המתואר לעיל.
