כל מי שמבקש להגן על המצאה שהמציא ולמנוע גניבה או העתקה - בין אם מדובר במוצר ובין אם מדובר בתהליך טכנולוגי כלשהו - צריך להגיש בקשה לרשות הפטנטים כדי לזכות בהכרה ובזכאות להגנה. רשות הפטנטים בוחנת האם ההמצאה אכן ראויה להירשם כפטנט, האם יש בה חידוש והאם היא כשירה להיות מוכרת ככזו. ברשות יושבים בוחני פטנטים, המחולקים לקבוצות מקצועיות שונות, והם המעבירים את ההמצאה שהוגשה להכרה דרך מבחני כשירות.
בקשת הפטנט צריכה להכיל תיאור מלא של ההמצאה וכן פירוט של התביעות המגדירות את היקף ההגנה אשר מבקשים עבורה
מה צריכה לכלול הבקשה להכרה בפטנט?
בקשת הפטנט צריכה להכיל תיאור מלא של ההמצאה וכן פירוט של התביעות המגדירות את היקף ההגנה אשר מבקשים עבורה. סעיף 12(א) של חוק הפטנטים מגדיר במדויק מה צריכה להכיל בקשה מלאה ומפורטת במלים הבאות: "הפירוט יכלול שם שיש בו כדי לזהות את האמצאה, את תיאורה, עם שרטוטים לפי הצורך, וכן תיאור דרכי הביצוע של האמצאה שעל פיו יוכל בעל המקצוע לבצעה".
הבקשה המוגשת לרשות הפטנטים מועברת למבחני כשירות. סעיף 3 לחוק מגדיר את הדרישות לכשרות ההמצאה באופן הבא: "אמצאה, בין שהיא מוצר או תהליך בכל תחום טכנולוגי, שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי ויש בה התקדמות המצאתית - היא אמצאה כשירת פטנט"
מה כוללים מבחני הכשירות להכרה בפטנט?
הבקשה המוגשת לרשות הפטנטים מועברת למבחני כשירות. סעיף 3 לחוק מגדיר את הדרישות לכשרות ההמצאה באופן הבא: "אמצאה, בין שהיא מוצר או תהליך בכל תחום טכנולוגי, שהיא חדשה, מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי ויש בה התקדמות המצאתית - היא אמצאה כשירת פטנט". נוסף לשני הליכים מרכזיים אלה בתהליך ההכרה בהמצאה כפטנט, ישנן דרישות נוהל רבות המוגדרות בתקנות הפטנטים ובחוזרים המתפרסמים על ידי רשם הפטנטים.
מבין כל מבחני הכשירות השונים שעורכים בוחני הפטנטים היושבים ברשות, העמידה במבחן של ההתקדמות ההמצאתית היא הבעייתית ביותר, שכן הגדרת המבחן היא פתוחה מאוד
מהו מבחן ההתקדמות ההמצאתית?
מבין כל מבחני הכשירות השונים שעורכים בוחני הפטנטים היושבים ברשות, העמידה במבחן של ההתקדמות ההמצאתית היא הבעייתית ביותר, שכן הגדרת המבחן היא פתוחה מאוד. התקדמות המצאתית מוגדרת בסעיף 5 לחוק הפטנטים כ"התקדמות שאינה נראית כעניין המובן מאליו לבעל מקצוע ממוצע על סמך הידיעות שכבר נתפרסמו, לפני תאריך הבקשה, בדרכים האמורות בסעיף 4" . במקרה זה נשאלות השאלות המרכזיות - מיהו אותו בעל מקצוע ממוצע? ומה הפירוש של "עניין המובן מאליו"?
לרשות בוחני הפטנטים עומדות הוראות החוק והפסיקה הקיימת. הפרשנות של שתי אלה מתורגמת להוראות עבודה לבחינת פטנט, לפיהן צריך כל אחד מבוחני הפטנטים לבחון אמצאה. נספח ז' של הוראות העבודה לבחינת פטנט מוקדש כל כולו להוראות לבחינה של ההתקדמות ההמצאתית
כיצד נבדקת התקדמות המצאתית?
לרשות בוחני הפטנטים עומדות הוראות החוק והפסיקה הקיימת. הפרשנות של שתי אלה מתורגמת להוראות עבודה לבחינת פטנט, לפיהן צריך כל אחד מבוחני הפטנטים לבחון אמצאה. נספח ז' של הוראות העבודה לבחינת פטנט מוקדש כל כולו להוראות לבחינה של ההתקדמות ההמצאתית. לגבי "בעל מקצוע ממוצע", מאמצות הוראות העבודה את הנאמר בפסק דין Hughes, לפיו בעל המקצוע הממוצע "הינו אדם (או צוות אנשים, מקום בו נדרש כזה), הבקי ברזי התחום הרלוונטי, אולם אינו מפעיל כושר מחשבה המצאתי...". גם כאן מתעוררות תהיות רבות, ובעיקרן - האם יכול מישהו להגדיר מהו "כושר מחשבה המצאתי"? האם ניתן למצוא לכך הגדרה אובייקטיבית כך שכל בוחן יתן ל"כושר מחשבה המצאתי את אותו הפירוש?
כדי לעמוד במבחן התקדמות המצאתית, המבקש יכול לשלב מספר פרסומים קודמים בתחום שבו מבוקש הפטנט, אך בהתאם לאמור בסעיף 10.2, על הבוחן "לבדוק היטב איך בעל מקצוע ממוצע היה חושב לעשות את השילוב הנ"ל כדי לפתור את הבעיה הטכנית הניצבת לפניו". כאן, ההגדרה הפתוחה של מבחן הכשירות מעלה את השאלות הקודמות ואיתן את התהייה, האם מי שמשלב שני פרסומים קודמים או יותר, שאין אחד מרמז לשני, לא מפעיל, למעשה, מחשבה המצאתית?
המבחן סובייקטיבי ותלוי בבוחן ובפרשנות שלו להגדרות הפתוחות של המבחן. כל בוחן מגיע עם הידע המצטבר שלו ובוחן את הדברים בהתאם למחשבתו על הדברים ובהתאם לידיעותיו, ואינו יכול לנטרל את יכולת ההמצאה שלו עצמו מהבחינה ולשים עצמו כחסר יכולת המצאתית
היכן מצויה הבעייתיות בהוכחת התקדמות המצאתית?
כל אלה מצביעים על שני היבטים בעייתיים מרכזיים במבחן ההתקדמות ההמצאתית כחלק ממבחן הכשירות של המצאה להיות מוכרת כפטנט, שכל מי שממלא את הבקשה לפטנט חייב לקחת בחשבון. האחד, שהמבחן סובייקטיבי ותלוי בבוחן ובפרשנות שלו להגדרות הפתוחות של המבחן. כל בוחן מגיע עם הידע המצטבר שלו ובוחן את הדברים בהתאם למחשבתו על הדברים ובהתאם לידיעותיו, ואינו יכול לנטרל את יכולת ההמצאה שלו עצמו מהבחינה ולשים עצמו כחסר יכולת המצאתית. הסובייקטיביות של הבוחן בבואו לשפוט התקדמות המצאתית מודגשת עוד יותר בהינתן העובדה, שהבוחנים הם משכילים מאוד ומתוקף עבודתם גם מאד יצירתיים.
ההיבט הבעייתי השני שיש לקחת בחשבון בהקשר זה הוא שאלת החכמה לאחר מעשה. בפס"ד אקרשטיין קבע בית המשפט המחוזי, כי: "בחינת ההבדלים בין ההמצאה לבין הידע שקדם לה (...) בחינה זו כרוכה תדיר ב'חכמה שלאחר מעשה' ויש בה סכנה של קריאת האמצאה אל תוך הידע הקודם..." . הוראות העבודה מורות לבוחנים, כי: "יש 'לשכוח' מהאמצאה ולנסות לחשוב איך היה פותר את הבעיה הטכנית בעל מקצוע ממוצע לאור הפרסומים הקודמים". עולה כאן התהייה, האם מישהו יכול באמת לשכוח את אשר קרא בפטנט ולא להתייחס לפתרון שכבר הוצג?
בחוק האמריקאי, הדרישה המקבילה לדרישת ההתקדמות ההמצאתית היא הדרישה של פתרון "לא מובן מאליו", Non-Obvious, אשר הקריטריונים לגביו דומים לאלה של ההתקדמות ההמצאתית אצלנו
מה קובעת החקיקה בארצות הברית בנושא?
במלים אחרות, עצם ידיעת הפתרון מהווה מכשול בפני בחינה נכונה של ההתקדמות ההמצאתית. בחוק האמריקאי, הדרישה המקבילה לדרישת ההתקדמות ההמצאתית היא הדרישה של פתרון "לא מובן מאליו", Non-Obvious, אשר הקריטריונים לגביו דומים לאלה של ההתקדמות ההמצאתית אצלנו. במאמר שכתב פרופסור מנדל מבית ספר למשפטים של אוניברסיטת אלבני בנושא הוא מסכם, וטוען כי: "כשלונה של מערכת המשפט לבטל את השפעות הטיית הידיעה בדיעבד אינו מפתיע. הוכח כי הפחתת ההטייה לצורך שיפוט, שלא לדבר על העלמתה לגמרי, היא קשה באופן ניכר." כלומר, אי אפשר להעלים את ההטייה שיוצרת החכמה לאחר מעשה בעת שיפוט של התקדמות המצאתית.
לסיכום, לאור כל אלה, השאלה שצריכה להישאל, הן על ידי עורכי הדין המלווים בייעוץ משפטי את כתיבת הבקשות והן על ידי המחוקק, היא האם ישנה אפשרות לבחון התקדמות המצאתית בדרך אחרת, שתהיה אובייקטיבית יותר ומוטה פחות? מאז חקיקת חוקי הפטנטים הקיימים חלה התקדמות רבה הן מבחינת ההתפתחות הטכנולוגית והן מבחינת הבנת תהליכים שונים כמו חשיבה המצאתית, שהחוק הקיים והפסיקה אינם בהכרח משקפים.
* עו"ד רוזנטל, מעניק שירותי עריכת ורישום פטנטים, מדגמים וסימני מסחר, הן ליחידים והן לחברות
** סייע בהכנת הכתבה: יותם בן מאיר, כתב זאפ משפטי
